CA Paris, 1ère ch., 23 septembre 2009, société SFR c/ société One Texto
Cass. com. 27 janvier 2009, n° pourvoi 07-13349
Cass. com. 17 mars 2009, société Mmm ! c/ société Fleury Michon et M. Robuchon
Un dimanche soir pluvieux de novembre, lors de la diffusion d’un épisode de New-York Unité Spéciale, Olivia Benson (l’agent de police féminin et héroïne de la série) prononce la phrase « nous avons lu les textos reçus…» (la retranscription n’est basée que sur le souvenir, le terme clé est TEXTO). Mon ami B.créa-en-agence-de-pub me lance (d’un ton plutôt narquois) :
- « Ah ! Et, elle en pense quoi la juriste ? : ils ont traduit SMS par texto dans la version française, alors que « texto » c’est une marque de SFR ! Ca pose pas un problème de droit ça ? (la retranscription est quasi-fidèle).
Moment grave : oui c’est bien un problème de droit mais pas vraiment de contrefaçon, puisque SFR a perdu la marque texto !
Et pourtant, SFR espérait certainement protéger au mieux sa marque en agissant pour contrefaçon contre la société One Texto (laquelle avait utilisé la marque texto dans sa dénomination sociale). Or, pour qu’une marque soit valable, elle doit être distinctive et donc ne pas être descriptive des produits et services commercialisés sous son nom[1]. C’est sur ce fondement, que s’est défendue One Texto en argumentant que le terme texto, était communément utilisé pour désigner des messages écrits envoyés depuis un téléphone.
Le terme texto a ainsi été considéré par le juge comme la « désignation usuelle dans le langage courant d’un service de messagerie » et ce, antérieurement au dépôt de la marque texto par SFR. La marque texto a donc été annulée car jugée non distinctive.
Coup dur pour SFR qui était à l’origine de l’action en contrefaçon !
Si la marque texto a été jugée non distinctive, depuis le jour de son dépôt, d’autres marques le deviennent au cours de leur existence.
C’est ainsi, que les titulaires des marques Pédalo, Yo-Yo, Mobylette, Walkman, Frigidaire, Caddie, Aspirine, Thermos ont été déchus de leurs droits sur ces marques[2]. Ces marques se sont trouvées « victimes » de leur succès. En étant employées par le public pour désigner le produit commercialisé sous leur nom, ces marques sont donc devenues descriptives.
Je vous l’accorde, ces exemples ont fait leur temps… Il est vrai qu’aujourd’hui la mobylette est devenue le scooter, le Walkman le MP3, le caddie est remplacé par des paniers à roulettes moins encombrants, le Yo-yo est terrassé par Guitar Heroe et le thermos a disparu des bureaux (certainement jugé nid à virus par les guerriers de la Grippe H1N1).
Toutefois, qui n’a jamais utilisé le terme kleenex pour demander un mouchoir en papier à son collègue voire le terme frigidaire pour désigner son réfrigérateur ? C’est que la déchéance pour dégénérescence de marque est toujours d’actualité…
Pour des cas plus modernes :
- La marque Botox
Le titulaire de la marque Botox a été déchu de ses droits pour avoir utilisé, lui-même, le terme botox, non pas à titre de marque mais pour désigner la toxine botulique.
- La marque Fooding
La Cour d’appel a déchu les titulaires de la marque Fooding de leurs droits en considérant que le terme Fooding était « aujourd’hui d’un usage généralisé comme mot commun désignant une nouvelle tendance culinaire et les manifestations organisées pour sa promotion ». La marque Fooding est donc devenue l’appellation usuelle des produits et services désignés par la marque.
Toutefois, la Cour de cassation casse et annule en partie cette décision. La Cour de cassation considère que la déchéance ne pouvait pas être prononcée par la Cour d’appel, pour l’intégralité des produits et services visés par la marque, mais seulement pour les produits et services pour lesquels le terme Fooding est devenu une appellation usuelle.
Cela ne signifie pas pour autant que la déchéance ne sera pas prononcée, mais que l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel. L’affaire Fooding est donc à suivre…
Que faut-il en penser ?
- Ne jamais utiliser une marque, quand on en est le titulaire, comme une alternative au nom du produit qu’elle désigne.
- Ne jamais laisser utiliser sa marque par le public, comme une alternative au nom du produit qu’elle désigne (demander à ce que la marque soit indiquée comme une marque déposée, citée entre guillemets etc.).
Epilogue fictif :
Lorsque l’on entendra dans toutes les bouches : « Attends-moi deux minutes, je cherche mon « Ipod » et mon « Blackberry »» et ce, sans réaction de la part des titulaires de ces marques, on saura ce qui pourrait peut-être arriver…
[1] L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service »
[2] L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait : la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service »
